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La marque « Vente-privee.com » est-elle nulle ou notoire ?

La marque « Vente-privee.com » est-elle nulle ou notoire ?

Publié le : 22/01/2014 22 janvier Janv. 2014
Une décision du TGI de Paris du 28 novembre 2013 annule la marque « vente-privee.com », de la société Vente-privée.com pour descriptivité, tandis qu'un autre jugement, du 06 décembre, reconnaît la notoriété des marques « vente-privee.com ».

Sur la marque vente-privee.com
  • TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 28 nov. 2013, n° RG : 12/12856, Sté Showroomprive.com c/ Sté Vente-privee.com
  • TGI Paris 3ème ch., 3ème sect., 6 déc. 2013
Alors que la presse s’est largement fait l’écho d’une décision du TGI de Paris du 28 novembre 2013 annulant la marque « vente-privee.com », de la société Vente-privée.com pour descriptivité, un autre jugement, moins médiatisé, rendu par la même chambre du même tribunal le 06 décembre dernier, a reconnu la notoriété des marques « vente-privee.com » … En réalité, ces deux décisions portant sur des marques différentes, ne sont pas contradictoires.

Comme il va être explicité ci-dessous, la 1ère section de la 3ème chambre du TGI de Paris a décidé que la marque française verbale « vente-privee.com » était nulle pour certains services relatifs à la vente en ligne alors que la 3ème section de la même chambre, qui devait se prononcer sur une affaire portant sur des titres différents, a considéré que les marques semi-figuratives

Une marque verbale nulle ?

Dans un premier jugement en date du 28 novembre 2013, il devait être statué sur l’action en nullité engagée par un concurrent de la société Vente-Privée.com - la société « Showroomprive.com » -, concernant une partie des services couverts par la marque française verbale « vente-privee.com » déposée en 2009.

En effet, les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoient qu’une marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale (L.711-1 du CPI). Parmi d’autres conditions, ce signe doit être distinctif, comme le précise l’article L.711-2 du CPI « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.
»

En résumé, dans cette première affaire, la marque « vente-privee.com » a donc été partiellement annulée pour défaut de caractère distinctif s’agissant de services relatifs au « regroupement de produits pour le compte de tiers, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits ou services notamment par un site web marchand » ; car ces services décrivent précisément ce type de vente sur internet.

En effet, sans surprise, le juge a considéré comme pertinents les nombreux documents versés par l’adversaire Showroomprive.com, démontrant qu’au jour du dépôt de la marque, en 2009, les termes de « venteprivee.com » étaient déjà « entièrement descriptifs de l’activité (…) pour toute personne désirant acheter des produits de marques « dégriffés » en ligne et donc [qu’ils étaient] nécessaires pour désigner précisément l’activité des ventes privées ».

Le juge s’est ensuite prononcé sur la question de savoir si, néanmoins, le signe avait pu acquérir une distinctivité par l’usage, selon la possibilité offerte par le dernier alinéa de l’article L.711-2 du CPI. C’est d’ailleurs, ce qui était revendiqué par la société attaquée, qui reconnaissait donc ainsi de manière indirecte, une certaine faiblesse de ces simples termes pour constituer une marque permettant à ses propres services (de vente en ligne de produits marqués) de se distinguer de la concurrence.

Or, malgré sa position de leader sur ce marché via internet (qui était d’ailleurs reconnue par le concurrent Showroomprivé.com), le juge n’a pas été convaincu par les pièces versées au débat la société Vente-privée.com pour prouver ses efforts de communication : il a décidé que celle-ci entretenait « une confusion sur la notoriété de l’entreprise, la notoriété du site internet et la notoriété de ses différentes marques toutes déposées sous la forme figurative et en couleurs intégrant un papillon rose. ». Or rappelons que dans cette affaire, la marque en cause était la seule marque verbale, et non les autres marques avec logo et en couleurs de la société Vente-privée.com. Le magistrat a reproché à cette dernière de ne pas avoir notamment produit de sondage « pour permettre de vérifier ce que le consommateur reconnaît » réellement parmi tous les signes de Vente-privée.com.

Aussi, n’a pas été reconnu de caractère notoire à la marque verbale contestée, qui ne constitue dès lors pas un signe valable pour protéger des services de vente promotionnelle en ligne de produits de marque. Pour le juge, la société ne peut pas « s’approprier [ces] termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs de la vie économique agissant dans ce secteur. », et ce, d’autant plus qu’elle possède « déjà des marques semi-figuratives et un nom de domaine ».


Des marques « semi-figuratives » notoires ?

C’est justement sur ses autres marques, semi-figuratives, déposées en 2004 et 2005, que s’est fondée la société Vente-privée.com, pour faire cesser l’exploitation de noms de domaine très similaires réservés par un tiers. Et c’est dans ce contexte que le second jugement du TGI de Paris, en date du 6 décembre 2013, a reconnu une certaine notoriété aux signes de cette société.

Dans cette affaire, aux circonstances totalement différentes de la première, la société Vente-privee.com a cherché à récupérer des noms de domaine similaires aux siens, qu’elle considère abusivement réservés par un tiers afin « d’en tirer profit à son préjudice » tels que « ventprivee.com », « vente-priveee.com » et « ventprive.com ». Ces noms de domaine sont proposés aux enchères et « exploités » sur des pages dites parking avec des liens hypertextes publicitaires.

La société Vente-privée.com a assigné à jour fixe le réservataire des noms de domaine litigieux, demeurant au Pakistan. Ce dernier n’a pas constitué avocat. Comme il n’a pas été établi que le destinataire ait eu connaissance de l’assignation dont il fait l’objet, le juge a dû surseoir à statuer sur les demandes au fond (notamment sur le transfert des noms de domaine) ; en revanche, il a pu ordonner des mesures provisoires et conservatoires.

Après s’être assuré classiquement de la pertinence des juridictions et la loi françaises, le juge s’est alors penché sur la question de la notoriété des marques « vente-privee.com ». Les preuves apportées à cet effet étaient notamment relatives à une progression spectaculaire du chiffre d’affaires (ente 2002 et 2008), une étude Mediametrie.netratings de mars 2007 montrant un classement remarquable du site, un sondage Leo burnett-BVA de 2011 pour le magasine Capital, montrant la 4ème place de « vente-privee.com » comme marque de distribution, etc...

En l’état, le magistrat a pu considérer que les marques semi-figuratives de 2004 et 2005 étaient « connues d’une partie significative du public concerné, qui est en l’espèce le grand public », et les a reconnues notoires (pour les services de vente en ligne et de publicité).


Conclusion

La société Vente-privee.com ayant indiqué avoir fait appel de la décision de nullité de sa marque verbale, et sans nouvelle à ce jour du réservataire indélicat des noms de domaine, localisé à l’étranger et non représenté devant le TGI, ces deux affaires auront des suites … à ne pas manquer.

A ce stade, quels sont les enseignements pratiques à tirer de ces deux décisions ? D’une part, l’e-commerce nécessite de garder les pieds sur terre, et il est sage d’engager une affaire sur une marque différente de celle mise en cause dans une première affaire. D’autre part, la seule stratégie réellement efficace de protection d’une marque suggestive (comme l’est certainement « vente-privee.com ») repose sur un dépôt associant un logo à la partie verbale, car l’exploitation est alors plus simple à prouver.

Index:
(1) Il n’est d’ailleurs pas certain que les acheteurs fassent, par ce biais, de vraies bonnes affaires sur les produits présentés comme des invendus de collections précédentes, car ceux-ci ne seraient pas toujours de qualité identique. Toutefois, ceci est un autre débat…







Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © v2 - Fotolia.com

Auteur

Marie PASQUIER
Avocat Associé
FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES - FWPA
PARIS (75)
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