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Arrêt ONEL c/ OMEL : l'usage sérieux d'une marque communautaire sous les projecteurs

Publié le : 20/12/2012 20 décembre déc. 12 2012

L'usage sérieux d'une marque est une épée de Damoclès qui menace les titulaires de marques communautaires. L'arrêt de la CJUE ONEL/ OMEL est l'occasion de revenir sur cette notion centrale en droit des marques.

L'usage sérieux à l'échelle communautaire: pas de règle de minimisLe droit de la propriété intellectuelle qu'est le droit des marques est un "droit d'occupation d'un territoire" (Michel VIVANT), fusse-t-il intangible. Car il serait par trop inique qu'un droit sur un territoire donné soit conféré alors que ce dernier est laissé en jachère, le droit des marques prévoit que la déchéance soit encourue pour les titulaires qui n'exploitent pas la potentielle propriété, ou propriété en puissance, qui leur a été octroyée. Ainsi, à défaut de rapporter la preuve d'un usage sérieux, ce qui n'était que potentialité est annihilé, avec pour dessein sous-jacent de laisser à des tiers plus volontaristes l'opportunité d'occuper le territoire ainsi vacant.

Selon l'article 15 du Règlement CE n°40/94 du Conseil :"Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le
non-usag
e".

De manière pointilliste, la jurisprudence communautaire est venue préciser l'acception qui devait être faite de la notion "d'usage sérieux dans la Communauté". La question s'est en effet très tôt posée de savoir si l'usage dans un seul pays de la Communauté valait usage pour l'ensemble du marché européen. Les uns penchaient plutôt pour une doctrine restrictive tendant à voir consacrer l'usage sérieux lorsqu'il était atteint dans plusieurs pays de la Communauté, les autres optaient pour une doctrine extensive où l'usage dans un seul pays semblait suffisant pour satisfaire le seuil de l'usage sérieux.

Un récent arrêt de la CJUE du 19 décembre 2012, arrêt ONEL c/ OMEL (arrêt C-149/11) revient sur cette notion d'usage sérieux dans la communauté (Blog IPKAT, "Genuine use of a CTM- the CJUE in ONEL/ OMEL, 19 novembre 2012, en anglais).

►Les faits:

Leno était titulaire d'une marque communautaire ONEL qui avait été déposée le 19 mars 2002 devant l'OHMI en classes 35, 41 et 42. Quelques années plus tard, Hagelkruis dépose une marque auprès de l'Office du Benelux portant sur le signe OMEL en classes 35, 41 et 45. En conséquence, Leno forme opposition à l'encontre de la marque ultérieure devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. L'argument classique du défendeur fut de solliciter la production de preuves d'usage de ladite marque ONEL. L'OBPI rejette l'opposition au motif que Leno n'avait pu rapporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque communautaire :"dans les cinq ans précédant la date de la publication du dépôt contesté". Un recours est formé par le titulaire de la marque ONEL devant le Gerechtshof te 's-gravenhage. La juridiction de renvoi considère que le point nodal de discorde entre les parties réside dans l'usage sérieux qui est fait ou non de la marque ONEL à l'échelle communautaire car si l'usage sérieux est patent pour les Pays-Bas, restait à savoir si ce dernier était suffisant pour être considéré comme un usage sérieux au sens du droit de l'Union. Ne sachant pas quelle était la portée à conférer à la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission du 20 décembre 1993, la juridiction de renvoi va surseoir à statuer et poser des questions préjudicielles à la CJUE.

► La question de droit:

Quatre questions préjudicielles avaient été posées à la CJUE : la première était de savoir si l'usage dans un seul pays de la Communauté était suffisant pour être éligible au statut d'usage sérieux, la seconde se demandait si l'usage dans un seul Etat membre au contraire était un usage qui serait de jure exclut de l'acception d'usage sérieux. La troisième question quant à elle se demandait quels étaient les critères qui étaient applicables afin qu'un usage soit considéré comme sérieux. Enfin, la quatrième question se focalisait de manière assez intéressante sur la question des frontières en interrogeant la Cour sur le fait de savoir si les frontières entraient en compte dans l'évaluation de l'usage sérieux d'une marque communautaire.

► La solution:

La CJUE a cristallisé son raisonnement sur la dernière question et a mis en exergue que les frontières ne devaient pas être prises en compte, confirmant s'il en était les conclusions de certains juristes et spécialistes des relations internationales qui comme Bertrand Badie se font les fossoyeurs des frontières qui sont ici un obstacle au marché commun.

La Cour retient ainsi que :"l'article 15, paragraphe 1, du règlement CE n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l'exigence de "l'usage sérieux dans la Communauté" d'une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres".

Afin de retenir l'usage sérieux d'une marque il convient de tenir compte des faits d'espèce et des idiosyncrasies du marché concerné. C'est donc une acception somme toute économique qui est adoptée par la Cour, solution similaire à celle retenue dans les arrêts antérieurs La Mer Technology (point 27), Ansul (point 43) et Sunrider c/ OHMI (point 70).

Ainsi le caractère sérieux de l'usage d'une marque communautaire sera retenu à partir d'éléments tels que :" les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier".

Dans cet arrêt, la CJUE de manière explicite refuse de mettre en place une règle de minimis, comme il en existe en droit de la concurrence, qui établirait un seuil à partir duquel l'usage sérieux serait atteint. La Cour a laissé le soin à la juridiction nationale de trancher le litige et d'évaluer s'il était fait un usage sérieux de la marque ONEL.

Cette solution apparaît-elle comme étant source de sécurité juridique pour les entrepreneurs et titulaires de marques dans le giron communautaire? Là réside tout l'intérêt de l'étude de la jurisprudence communautaire.

Ceux qui perçoivent l'Union Européenne comme une union fédérale invitent à transposer la vision étatsunienne en droit communautaire. Ainsi aux Etats-Unis, une marque n'encourt pas la déchéance s'il en est fait un usage sérieux dans un nombre d'Etats jugés significatifs. Le caractère significatif d'un Etat dépendant de critères tels que l'importance de la population, qui définit par là même l'étendue du marché économique.

Pour aller plus loin:

-Conclusions de l'avocat général Eléanor SHARPSTON

-Article d'IPKAT sur les conclusions de l'avocat général :"The A-G opines on ONEL : genuine use of a CTM", David Brophy, 5 juillet 2012 (en anglais)

RAMA Chloé, Eurojuris France



Cet article n'engage que son auteur.

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