Risques et problématiques d’un usage collectif d’une marque individuelle
Publié le :
06/12/2019
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2019
L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union Européenne, le 24 septembre 2019, sur la marque crédit mutuel », met en évidence certaines problématiques liées à l’exploitation d’une même marque par un réseau ou un groupe d’entités distinctes, notamment à l’occasion de la sortie de l’un de ces membres.
A défaut d’avoir fait l’objet d’un contrat d’exploitation précis, la marque devient alors un enjeu stratégique et un véritable levier de négociations au bénéfice ou à l’encontre d’un membre scissionnaire.
Le Groupe CREDIT MUTUEL est structuré autour de plusieurs sous-groupes autonomes parmi lesquels le Crédit Mutuel ARKEA (ARKEA).
Depuis 2014, ARKEA a exprimé sa volonté d’indépendance vis-à-vis du groupe CREDIT MUTUEL, et notamment de désaffiliation de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM), qui se présente comme ayant « pour mission d’assurer la défense des intérêts collectifs, la protection et la promotion de la marque « Crédit Mutuel » et la cohérence prudentielle du groupe ».
L’affiliation à la CNCM, titulaire des différents marques CREDIT MUTUEL, constitue une condition à l’autorisation d’exploitation de ces dernières.
Afin d’être en mesure de pouvoir continuer à exploiter les termes « crédit mutuel » postérieurement à sa désaffiliation, ARKEA a donc entrepris de faire annuler les différents titres de propriété industrielle de la CNCM.
Ce litige a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs volets judiciaires, compte tenu des différents titres nationaux et communautaires détenus par la CNCM sur les termes « crédit mutuel », et logos associés, et notamment une marque verbale de l’Union Européenne, enregistrée le 20 octobre 2011.
Dans cette optique d’offensive juridique, ARKEA a déposé le 26 février 2015 devant la Division d’annulation puis, par recours du 20 septembre 2016 devant l’EUIPO une demande de nullité de la marque verbale de l’Union Européenne « crédit mutuel ».
La Division d’annulation, comme la Chambre de recours de l’EUIPO n’ont pas fait droit à la demande d’ARKEA.
Celle-ci a donc introduit un recours contre cette décision auprès le Tribunal de la CJUE, lequel a rendu son arrêt le 24 septembre 2019[1].
ARKEA fondait sa demande en nullité sur l’absence de caractère distinctif de la marque, dans la mesure où celle-ci n’aurait été composée que de termes contenant des informations « évidentes et directes sur l’espèce, l’objet ou la destination des produits et services en cause ».
Elle concluait ainsi à la nullité de la marque pour absence de caractère distinctif qu’il soit intrinsèque (1) ou acquis par l’usage (2)
1 – Sur l’absence de caractère INTRINSEQUEMENT distinctif
La fonction essentielle de la marque est de pouvoir permettre d’identifier l’origine des produits ou services sous laquelle ils sont commercialisés.
Dès lors, lorsque la marque est composée de termes décrivant ces produits ou services, ou leurs caractéristiques, cette nature « essentiellement descriptive » peut « éclipser toute possibilité d’indiquer une origine commerciale ».
La marque est alors considérée comme intrinsèquement non-distinctive et encourt la nullité.
Dans le cas présent, la Division d’annulation, puis la Chambre de recours de l’EUIPO ont suivi l’argumentation d’ARKEA, considérant ainsi la marque « crédit mutuel » comme intrinsèquement non-distinctive car descriptive pour une partie des produits et services bancaires qu’elle visait.
Dans le cadre de son recours devant le Tribunal, le CNCM a fait valoir l’absence de définition de l’expression « crédit mutuel » dans le dictionnaire LAROUSSE, qui renvoie au contraire « à l’organisation du réseau CREDIT MUTUEL, dont l’intervenante est l’organe central ».
Le Tribunal a considéré cet argument comme dénué de pertinence, dans la mesure où « les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles des termes concernés ».
Il convenait donc de prendre en compte « la signification ordinaire et évidente d’une telle expression ».
Par ailleurs, s’agissant de la définition de l’expression « crédit mutuel », le Tribunal a considéré que la conclusion de la Chambre des recours était « corroborée par les conclusions de la Cour d’Appel de Paris dans l’arrêt du 27 février 2018 ».
Sur ce point, les juges européens ont tenu à souligner que « ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale ».
« L’inspiration » a néanmoins ses limites.
Ainsi, si les juges français et européens ont finalement considéré l’expression « crédit mutuel » comme intrinsèquement non-distinctive, leur appréciation respective a différé s’agissant de l’acquisition par cette marque du caractère distinctif par l’usage.
2 – Sur le caractère distinctif par l’usage
La Chambre de recours a rappelé les conditions de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage et notamment que « le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère ». C’est-à-dire en l’espèce auprès des consommateurs francophones.
A l’appui de sa démonstration, la CNCM a donc présenté à la Chambre de recours des coupures de presse, des extraits de sites internet, des preuves de partenariats mettant en avant la marque, et des sondages réalisés auprès de consommateurs francophones.
Sur la base de ces éléments, la Chambre a accueilli l’argumentaire de la CNCM au motif que les preuves démontraient in fine une « personnification » de la marque chez le consommateur, malgré le fait que cette marque ne soit pas la dénomination sociale de l’entité propriétaire, la CNCM.
ARKEA a avancé le grief selon lequel la marque « crédit mutuel » était systématiquement accolée de slogans ou de logos, et ne pouvait donc seule et en elle-même avoir acquis un caractère distinctif par l’usage.
A la suite de la Chambre de recours, et s’appuyant sur les apports de la jurisprudence « Nestlé »[2], le Tribunal a rejeté l’argument.
Il a considéré qu’un signe pouvait acquérir par l’usage un caractère distinctif, même dans l’hypothèse où le signe ne serait utilisé qu’en combinaison d’autres éléments figuratifs, tant que ce signe s’impose dans l’esprit du consommateur comme permettant de désigner l’origine du produit ou service.
Enfin, et surtout, devant le Tribunal, ARKEA s’est prévalue du fait que la marque « crédit mutuel » ne pouvait pas acquérir de caractère distinctif par l’usage au profit de la CNCM, dès lors que ce sont des tiers, les établissements bancaires affiliés, qui utilisaient cette marque et non la CNCM elle-même.
L’acquisition du caractère distinctif par l’usage suppose en effet que la marque ait pu exercer sa « fonction essentielle », de garantie de l’origine des produits à savoir « en permettant [au consommateur] de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ».
Dès lors, l’utilisation d’une même marque par plusieurs entités distinctes et indépendantes suppose, pour ne pas faire obstacle à cette fonction essentielle, que la marque garantisse « que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriquées ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ».
Ainsi, pour apprécier la validité de la marque CREDIT MUTUEL, le Tribunal a-t-il considéré que le CNCM devait démontrer être cette « entreprise unique » qui exercerait un contrôle sur l’ensemble de ses affiliés, permettant ainsi de garantir une homogénéité dans la « qualité des produits et services commercialisés ».
Ce contrôle et cette homogénéité devaient ainsi conduire le consommateur à attribuer une origine unique à l’ensemble des produits et services commercialisés par tout affilié de la CNCM.
Or selon le Tribunal, la CNCM, titulaire de la marque, n’opère qu’un contrôle « prudentiel », c’est-à-dire celui de la solvabilité sur les établissements affiliés, en faisant le lien entre eux et le superviseur bancaire.
Le contrôle « administratif, technique et financier » revendiqué par le CNCM sur ses affiliés, ne s’étend donc pas à « un contrôle sur les produits et les services fournis par les banques faisant partie du Groupe CREDIT MUTUEL ».
Le Groupe CREDIT MUTUEL ne constitue donc pas une « entreprise unique » au sens donné par le droit des marques de l’Union Européenne, dont le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une notion autonome de celle utilisée « dans d’autres domaines du droit de l’Union, tels que le droits de la concurrence ou de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ».
Il s’ensuit, selon le Tribunal, que le marque « crédit mutuel » n’a pas été utilisé « selon sa fonction essentielle d’indication commerciale des produits et des services, comme provenant d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité […] »[3].
De ce fait, aucun caractère distinctif ne peut lui être acquis par l’usage.
La décision de Chambre de recours de l’Office de l’Union européenne a donc été annulée pour autant qu’elle a conclu que la marque « crédit mutuel » contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et les services pour lesquels elle était descriptive et non distinctive.
Confirmant deux arrêts précédents du 8 juin 2017 et 7 juin 2018, cette nouvelle décision doit appeler à une attention particulière dans la rédaction de tout contrat régissant les relations intra-groupes dès lors que les membres sont amenés à partager une même marque commerciale.
L’acquisition par cette marque de la distinctivité par l’usage pourrait en effet dépendre de l’existence d’un contrôle effectif portant sur les qualités des produits et services commercialisés par l’ensemble des membres du groupe.
Cet article n'engage que son auteur.
[1] CJUE, 24 septembre 2019, T-13/18, Crédit Mutuel Arkéa contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
[2] CJUE, 7 juillet 2005, C-353/03, Nestlé
[3] Considérant 154 de la décision commentée
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